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20 marzo 2014

La tutela del marchio: brevi note

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Durante una nota intervista svolta nei primi anni 90 dal giornalista Mark Pendergrast, avente ad oggetto la storia della Coca Cola – ed in cui ci si domandava se la fortuna della multinazionale americana derivasse dalla formula segreta della nota bevanda o, diversamente, dalla forza del suo marchio – l’allora portavoce della Coca Cola così rispose:

       “Les autres droits de propriété intellectuelle passent, la marque reste. Bien d’avantage, elle se valorise avec l’age e l’activité aidant”

       “Gli altri diritti di proprietà intellettuale passano, il marchio resta. Anzi, esso si valorizza con il passare del tempo e il ruolo svolto

1. La definizione di marchio.

Il marchio è un segno distintivo la cui funzione è di contraddistinguere prodotti, servizi e imprese.

Il marchio costituisce, infatti, un diritto esclusivo ad usare una determinata parola, piuttosto che un disegno o qualsiasi altro segno, costituendo uno strumento indispensabile per permettere ai consumatori di identificare e contraddistinguere prodotti o servizi.

2. La disciplina a tutela del marchio.

Il marchio d’impresa è disciplinato dagli art. 7 e ss. del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (c.d. codice della proprietà industriale), dai numerosi accordi internazionali che si sono susseguiti nel tempo – come l’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi – e dalle previsioni codicistiche nazionali. Al riguardo, si veda come l’art. 2569 cod. civ. espliciti che:

        << Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato >>.

3. I requisiti del marchio.

Nel giudizio di validità di un marchio occorre accertare la sussistenza di 3 principali requisiti[1].

a) La novità:

La novità implica una differenziazione rispetto ai marchi altrui, già presenti sul mercato.

Per quanto attiene questo requisito si renderà dunque necessario verificare se soggetti diversi dal suo titolare abbiano utilizzato segni ad esso identici o analoghi prima della sua registrazione.

b) La capacità distintiva:

La capacità distintiva richiede che il segno sia idoneo a contraddistinguere un prodotto o un servizio.

Ai fini della validità del marchio, quest’ultimo dovrà dunque identificare una species di prodotto o servizio all’interno della pluralità di prodotti o servizi dello stesso genere presenti sul mercato.

Con la conseguenza che, in relazione alle caratteristiche del marchio, occorrerà sempre effettuare un raffronto con i segni comunemente utilizzati nel settore di riferimento al momento della domanda di registrazione.

Interessante è comunque verificare come sia ammessa l’acquisizione di capacità distintiva anche successivamente alla registrazione, in dipendenza dell’uso che ne viene fatto (teoria del secondary meaning).

c) La liceità:

Il marchio non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Inoltre, affinché il marchio sia lecito, non dovrà essere costituito da segni idonei ad ingannare il pubblico.

Tuttavia, deve verificarsi come tale requisito, secondo alcuna giurisprudenza, debba invero considerarsi slegato dalla possibile rilevanza penale derivante dall’utilizzo del marchio.

Tanto che – in un recente caso giurisprudenziale avente ad oggetto l’utilizzo di etichette per bottiglie di vino raffiguranti personaggi storici accompagnati da diciture quali ‘‘il duce’’ e ‘‘der fuhrer” –  con sentenza del 6 dicembre 2012, il Tribunale di Torino ha precisato che:

       << Ai fini dell’ordine pubblico di cui alla lett. a) del- l’art. 14 c.p.i. non è necessario che l’uso di un determinato segno integri un reato, perché lo scopo della norma è quello di impedire di sfruttare commercialmente come marchio, e di proteggere con la speciale tutela prevista per i diritti di proprietà industriale, un segno che contrasti con i principi fondamentali espressi dalla Costituzione; di impedire quindi che un marchio che abbia tali caratteristiche venga utilizzato come strumento di comunicazione commerciale e che siano proprio queste caratteristiche a decretare il successo commerciale di un prodotto o di un’attività pur in sé leciti >>.

4. La registrazione del marchio.

In potenza tutto può costituire marchio, salvo le limitazioni di legge.

Non a caso, la previsione dell’art. 7 del Codice della proprietà industriale è talmente ampia da prevedere che possano costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

<< tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese >>.

La registrazione ha una durata decennale, è rinnovabile e conferisce di far uso in via esclusiva del marchio, permettendo così di vietarne a terzi l’utilizzo.

Con la precisazione che il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali é stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Gli effetti della registrazione del marchio decorrono dalla data di deposito della domanda, estendendosi all’intera classe “merceologica o economica” di riferimento, e quindi alla categorie di prodotti o di servizi per i quali la registrazione è richiesta.

L’evoluzione giurisprudenziale ha portato chiaramente ad estendere tali effetti anche alle piattaforme internet sia con riguardo all’utilizzo dei “domini” sia con riguardo all’utilizzo di “link evocativi”.

Recente giurisprudenza ha, infatti, ritenuto idoneo a sostanziare un illecito contraffattorio ex art. 21 c.p.i. l’uso di una parola corrispondente al marchio altrui per aprire un link sponsorizzato, qualora sia idoneo ad avvalorare l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i servizi interessati e il titolare del marchio e non sia da quest’ultimo autorizzato (cfr. Trib. Milano, Ordinanza del 23 aprile 2013).

5. L’utilizzo del marchio.

Infine, con riguardo all’utilizzo del marchio registrato, deve precisarsi che al titolare del marchio è consentito tanto di trasferirlo quanto di concederlo in licenza a terzi, anche in via non esclusiva, per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi.

In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve però derivare inganno nei caratteri essenziali del prodotto, pena la relativa decadenza.

Il titolare di un marchio celebre o rinomato potrà poi utilizzare anche il contratto di merchandising, qualora intenda cedere, dietro corrispettivo, ad altro imprenditore il diritto di utilizzazione, al fine però di promuovere la vendita di prodotti eterogenei.

Jusdem Team


[1] Oltre ai richiamati principi, se ne posso richiamare ulteriori (si pensi ad. es. al principio di estraneità del marchio al prodotto). Tuttavia, l’enucleazione dei diversi requisiti risulterebbe eccessivamente tecnica e vasta e, pertanto, inidonea ad essere oggetto delle presenti brevi noti le quali, senza alcuna pretesa di completezza, perseguono uno scopo puramente informativo e di indirizzo.

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