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2 aprile 2014

Domain Grabbing e responsabilità della Registration Authority

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La pratica confusoria illecita nota come domain grabbing consiste nella registrazione, presso la Naming Authority, del marchio altrui come nome a dominio, al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno, costituisce in sé e per sé atto di contraffazione – censurabile ai sensi degli art. 22 c.p.i. – anche in quanto attività idonea a precludere al titolare dei marchio l’utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo. La circostanza che il soggetto registrante il nome a dominio sia stato licenziatario relativamente ai diritti di utilizzo del marchio non esclude la contraffazione essendo cessato ogni diritto in merito. L’utilizzo del marchio altrui come nome a dominio deve essere, pertanto, inibito e deve essere, inoltre, disposto il trasferimento del nome a dominio indebitamente utilizzati al legittimo titolare del diritto di marchio, la cui concreta esecuzione dovrà essere attuata – ai sensi dell’art. 118, comma 6 c.p.i.[1] – per impulso dell’avente diritto nei confronti dell’autorità competente per la registrazione dei nomi a dominio. Il danno patrimoniale subito dal legittimo titolare – in assenza di criteri di quantificazione verificabili – a causa dell’indebito utilizzo del nome a dominio deve essere liquidato in via equitativa” (Trib. Milano sent. del 20 febbraio 2009 in Riv. dir. ind. 2009, 4-5, 375).[2]

Il profilo giuridico emergente in questa sentenza è quello dell’illecito contraffattorio mediante utilizzo di nome a dominio identico a marchio registrato al fine dello sfruttamento della notorietà del segno distintivo e conseguente effetto confusorio[3].

La stessa sentenza è importante in quanto conferma definitivamente l’orientamento giurisprudenziale dominante favorevole al riconoscimento della natura distintiva del nome a dominio formatosi anteriormente al CPI – vigente la vecchia Legge Marchi – chiudendo, definitivamente, alla luce del nuovo art. 22 CPI[4], ogni contrasto interpretativo in merito[5].

La sentenza si segnala inoltre come primo caso applicativo dell’art. 118, n. 6 del CPI che – a implicito riconoscimento dell’autonomia dell’ente di registrazione – consente al soggetto avente diritto che intenda tutelarsi dal registrante in violazione dell’art. 22 CPI o in mala fede – impregiudicata ogni altra tutela – di chiedere sì la revoca o il trasferimento del nome all’AG, fermo restando che a tale decisione si debba, comunque, dare attuazione tramite il necessario supporto tecnico dell’autorità di registrazione.[6] Da intendersi, in forza di idoneo provvedimento giudiziale.[7]

L’art. 118 c. 6 CPI non chiarisce quali regole di procedura si applichino davanti all’autorità di registrazione, sembra allora possibile ricorrere alle regole di naming sulla procedura di rassegnazione[8] che conferiscono potere di revoca e trasferimento dell’autorità di registrazione all’avente diritto su istanza di questi. All’art. 11 è infatti stabilito che «La R.A.[9] può revocare l’assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) dietro rinuncia dell’assegnatario; oppure b) d’ufficio; oppure c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale ».[10]

Alla luce dell’art. 118 c. 6 CPI, il soggetto tenuto ad eseguire la revoca o il trasferimento del domain name è in ogni caso RA. Non è chiaro se tale soggetto debba anche essere convenuto in giudizio ai fini della pronuncia dell’ordine di revoca e di trasferimento, o se la norma si limiti a prevedere un’obbligo generale dell’RA di eseguire i provvedimenti di revoca e di trasferimento, e la RA debba essere convenuta in giudizio solo in caso di violazione di tale obbligo. In questa seconda prospettiva si potrebbe forse immaginare che la norma possa fondare un’efficacia ultra partes (e cioè anche nei confronti della RA) del provvedimento giudiziale di revoca o trasferimento. Questa soluzione sembrerebbe preferibile tra l’altro sotto il profilo della opportunità di evitare un eccessivi coinvolgimento della RA nelle liti giudiziarie. Occorre tuttavia notare in senso contrario che il nuovo testo dell’art. 124/1 CPI modificato dal d.lgs. 140/2006, che prevede che “l’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”.[11]

La tutela offerta da questa previsione normativa è peraltro cumulabile con ogni altra prevista dalla legge[12].

Inoltre, all’art. 133 CPI[13] è prevista una tutela cautelare dei nomi a dominio, infatti, nel caso di registrazione illegittima di nome a dominio, l’Autorità giudiziaria può disporre sia l’inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittimo, sia il trasferimento provvisorio, al legittimo titolare, del nome a dominio registrato, eventualmente dietro prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento[14].

L’inibitoria dovrebbe in linea di principio limitarsi ad ordinare la cessazione dell’utilizzazione di un determinato domain name o a prevenire tale utilizzazione. L’estensione dell’inibitoria dovrebbe tuttavia variare in relazione agli effetti di utilizzazione del domain name, così, in particolare quando l’utilizzazione del domain name sia illecita soltanto con riferimento a certe modalità di utilizzazione del domain name, l’inibitoria dovrebbe essere limitata all’adozione di tali modalità[15].

Presupposto dell’inibitoria è la presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora[16]. In linea con l’orientamento diffuso in altri settori del diritto della concorrenza il primo ricorrerebbe in re ipsa in caso di utilizzazione illecita di un domain name, e ciò per la difficoltà di quantificazione dei danni posteriori[17].

Marchio rinomato e marchio non rinomato

Per completezza, occorre far cenno alle differenze sussistenti tra l’appropriazione di marchio non rinomato e quella di marchio rinomato. Nel caso in cui il domain name sia identico o simile a marchio altrui non rinomato occorre, infatti, oltre all’identità o somiglianza anche l’identità o affinità dei prodotti o servizi offerti. Trattasi di applicazione del principio di specialità della tutela del marchio codificato dagli artt. 2569, n. 1 c.c. e dell’art. 20.1 CPI, lett. a) e b). La confusione del pubblico sulla provenienza dei servizi e dei beni offerti sarà maggiormente probabile quanto più vicini saranno i prodotto e i servizi offerti.

Tuttavia, la tutela confusoria non esaurisce la tutela del marchio potendosi ad esso riconoscere – nel caso goda di particolare rinomanza e notorietà – anche un potere di attrazione e agganciamento che merita di essere tutelato a prescindere dal rischio di confusione per il pubblico.[18]

Avv. Flavia Volpi


[1] Art. 118, c. 6 CPI “Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione.”

[2] In senso conforme la sent. della Corte di Appello di Firenze del 9 settembre 2005 n.1284 che cita altre importanti pronunce in materia :”anche Il ” domain name ” può invero essere qualificato come “un segno distintivo” del contenuto di un sito internet (c.d. “segno distintivo atipico”) e pertanto deve essere assoggettato alla disciplina legale dei segni distintivi, dal momento che anche attraverso l’utilizzo di un determinato ” domain name ” è possibile svolgere attività di concorrenza sleale e generare confusione nel mercato dei consumatori (v. Tribunale Teramo, 5 novembre 2002). Pertanto è senz’altro illecito l’uso di un ” domain name ” confondibile con un segno distintivo altrui anteriore (v. Trib. Milano 7 agosto 2001).”

[3] Tosi, Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “key word” marketing confusorio in Riv. Dir. Ind. 2009, 4-5, 0387.

[4] Art. 22 CPI “È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attivita’ economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni  . Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attivita’ economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi !

[5] Tosi, Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “key word” marketing confusorio in Riv. Dir. Ind. 2009, 4-5, 0387

[6] Tosi, cit.

[7] Tavolaro, Costituisce contraffazione di marchio anche l’adozione di domain name altrui, in Il Diritto Industriale, 3 / 2008, p. 227.

[8] In questo senso anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 9 settembre 2005 n.1284 “La risoluzione del conflitto tra segni distintivi deve avvenire in base alla normativa statuale interna e comunitaria che prevale sulle regole di assegnazione dei nomi di dominio Internet (c.d. regole di Naming) aventi esclusiva natura privatistica e, pertanto, non idonee ad incidere sui diritti dei terzi” e , Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova 2007, art. 118, p. 574.

[9] Abertini, nota a sent. del Trib. Arezzo del 7 dicembre 2006 in Diritto dell’Internet, 6 / 2007, p. 565. L’autore illustra come nel caso di specie, “il giudice ha escluso la responsabilità risarcitoria del provider, per avere questi solo operato una (automatica) registrazione del domain name, senza un controllo sul contenuto del sito, e per averlo disattivato appena ricevuta la notifica della domanda cautelare. Tuttavia egli ordina al provider di non richiedere la (cioè inibisce la richiesta della) riabilitazione del domain name sub iudice.”

[10] Tavolaro, Costituisce contraffazione di marchio anche l’adozione di domain name altrui, in Il Diritto Industriale, 3 / 2008, p. 227.

[11] Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova 2007, art. 133, p. 656.

[12] Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova 2007, art. 118, p. 574.

[13] Art. 133 CPI “L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’ inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.”

[14] Tavolaro, Costituisce contraffazione di marchio anche l’adozione di domain name altrui, in Il Diritto Industriale, 3 / 2008, p. 227

[15] In questo senso Trib. Milano 22 luglio 2007 in AIDA 98, 535.

[16] Canali, La disciplina giuridica dei nomi di dominio, Impresa Commerciale Industriale, 7-8 / 2004, p. 1208. “L’azione legale, nel caso in cui sussista concorrenza sleale, consiste nella richiesta di un provvedimento di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, con il quale si mira ad ottenere l’inibitoria dell’uso del nome, salvo poi accertare, nel giudizio di merito, l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari a confermare l’eventuale decisione favorevole. L’art. 700 del codice di procedura civile definisce il periculum in mora come “il fondato motivo (per il ricorrente) di temere che durante il tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”.
In presenza di un’attività confusoria si ritiene che il periculum in mora sia rappresentato dal rischio di uno sviamento della clientela che è insito in ogni attività di questo tipo e che costituisce un danno difficilmente risarcibile in maniera esatta. È a questo criterio che si è uniformata la giurisprudenza in tema di uso confusorio di nomi di dominio, precisando che non bastano a far venire meno il periculum la semplice disattivazione del sito o la rimozione del contenuto che generava confusione.
Quando si invoca la tutela “allargata” dei marchi che godono di rinomanza, la situazione dal punto di vista del periculum in mora diviene più complessa. È fuori dubbio l’esistenza del pericolo di un danno imminente e irreparabile quando la tutela viene chiesta sulla base del timore di un pregiudizio alla rinomanza del marchio derivante dal fatto che il nome di dominio dell’imitatore è usato per contraddistinguere un sito, il cui contenuto lede l’immagine del marchio in oggetto
.”

[17] Trib. Modena, sez. Sassuolo, 30 ottobre 2000 in AIDA 01, 786.

[18] Tosi, cit.

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